员工自有技术被本单位申请专利如何维权——从另一个角度浅议职务发明认定

沈锃桢、张宝珣

我国《专利法》第六条第一款规定：“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造”。原单位为了维护自身权益，以职务发明为由向离职员工本人或相关单位，主张专利权已形成广泛共识。

然而，在互联网AI时代，普通大众接触相关技术越发容易，创新意识越发活跃，在工作之余研发一些技术亦逐渐变得力所能及。那员工在不知情的情况下，自有技术被本单位申请了，能否反向维权？

在讨论这个问题之前，我们还得从职务发明的认定入手。

一、关于职务发明的认定

根据我国《专利法》第六条及《专利法实施细则》第十三条等规定，构成职务发明，主要涉及以下要素：

前提：单位与员工没有明确约定；

时间：在职或离职后1年内；

主体：本单位（包括但不限于借调等临时单位）；

客体：完成本职工作或履行本单位交付的本职工作之外的任务；或主要利用本单位的物质技术条件完成的发明创造（包括但不限于利用本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术信息和资料等）。

可见，在认定职务发明时，有无约定是大前提，在无约定之下，则再具体从员工本职工作的岗位职责出发，综合考虑诉争专利解决的技术问题、实现的技术效果及采用的技术方案与本职工作的关系，以及是否利用本单位的物质技术条件。

二、关于职务发明的司法实践

1、相较于有无劳动或工作关系，以及是否有权属约定较好判断外，创造发明的完成时间直接影响到职务发明的认定，故而司法实践中对于时间的审查必不可少，完成时间并不必然为专利申请时间。

如在杭州某机器人股份有限公司与上诉人杭州某科技有限公司、刘某及被上诉人王某某、孟某某、李某某、杨某某、唐某专利权权属纠纷一案（案号：（2022）最高法知民终557号）中，最高人民法院认为：“关于涉案专利完成时间的问题。一般而言，涉案专利完成时间应为发明人对其发明创造形成完整技术方案的时间，原则上可以通过研发记录等予以证明。该时间通常早于申请人就其作出的发明创造提出专利申请的时间。在缺乏相应研发记录等直接证据的情况下，专利申请时的技术交底书、专利申请文件等可以作为发明实际完成时间的参考。”

2、更多的争议还是对于发明创造与员工在原单位承担的本职工作或者分配任务相关性的认定，在认定过程中还应综合考虑两者之间是否具有延续性和传承性。

如在上诉人浙江某控股集团有限公司、浙江某汽车研究院有限公司、成都某汽车工业有限公司与被上诉人某科技（上海）股份有限公司、张某甲专利申请权权属纠纷一案（案号：（2022）最高法知民终2436号）中，最高人民法院认为：“如前所述，张某甲在成都某工业公司任职期间的本职工作与诉争专利申请的技术方案均涉及与蓄电池有关的技术领域，并且其在任职期间不但直接参与了与成都某工业公司电动汽车电池有关的研发工作，还通过与同事之间的大量邮件往来、沟通，接触和掌握了同事以及产品供应商、技术协作方所提供的与蓄电池、动力电池、电池包冷却、换热等有关的技术信息。因此，诉争专利申请技术方案的研发既与张某甲在成都某工业公司的本职工作密不可分，又与张某甲因本职工作而获得的相关技术信息密切相关，故诉争专利申请与张某甲在成都某工业公司承担的本职工作具有相关性。”

又如在（2022）最高法知民终557号案件中，最高人民法院认为：“对于相关性的认定，如果有证据证明离职人员基于工作职责、权限，能够接触、控制、获取的技术信息与诉争发明创造的技术领域、技术主题、技术构思等具有延续性和传承性，即可推定诉争的发明创造与离职员工在原单位承担的本职工作或者分配的任务具有相关性，一般不要求二者在具体技术问题、技术效果、技术手段、技术方案等方面具有一致性。”

3、主要利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，可与员工在本单位的工作任务无关。

如在上诉人深圳市某甲电子有限公司、郑某时与被上诉人某乙机电科技发展有限公司及一审第三人郭某专利权权属纠纷一案（案号：（2021）最高法知民终2312号）中，最高人民法院认为：“‘主要是利用本单位的物质技术条件’所完成的发明创造，是指主要是利用本单位的物质技术条件，包括：资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等所完成的发明创造。此类职务发明创造虽然与发明人在本单位的工作任务无关，但是由于发明人在研发过程中，必须依赖单位的资金、设备、零部件等物质技术条件，为了保障单位的经济利益，法律规定此类职务发明创造申请专利的权利和专利权也归属于该单位，……。”

对于职务发明的认定我们已进行了一定分析，现在回到非职务发明的认定。

三、关于非职务发明的认定

非职务发明的认定，大体上可以比对职务发明进行反向认定，这里我们总结了一些特征：

1）各方对发明创造的归属进行了约定；

2）员工完成发明创造的时间早于其入职时间；

如在上诉人昆山某化工有限公司与被上诉人杜某某专利权权属纠纷一案（案号：（2021）最高法知民终1739号）中，最高人民法院认为：“杜某某自1994年起即设立公司从事有色金属及无机盐类的技术研发、销售等，昆山某化工公司的母公司于2000年1月15日向杜某某提出了有关氧化铜产品的研发要求，昆山某化工在与杜某某签订的《协议书》中明确确认在其2001年建厂至今的生产过程中采用了杜某某独立设计的高活性氧化铜的生产工艺及生产设备的非专利技术，昆山某化工公司并持续向杜某某支付‘特许权使用费’。上述事实已足以证实杜某某在到昆山某化工公司处入职前即已掌握涉案专利的相关技术，并在任职后投入使用。”

3）完成发明创造的时间虽处于在职或离职后一年，但与工作内容无关或关联性不强。

如在上诉人福建圣某智能工业科技股份有限公司与被上诉人张国某、福建鑫某科技有限公司专利权权属纠纷一案（案号：（2022）最高法知民终2925号）中，最高人民法院认为：“在认定诉争专利是否属于在本职工作中做出发明创造时，应当从本职工作的岗位职责出发，综合考虑诉争专利解决的技术问题、实现的技术效果及采用的技术方案与本职工作的关系。……。关于诉争专利与张国某的本职工作的关系。诉争专利涉及冶金行业炼钢设备技术领域，针对的技术问题是工人在炉前持续工作的安全性问题，通过提供一种炉前机械手，使得操作人员远离热源，在安全可靠的地点遥控设备，以减少伤亡事故，提高生产率。诉争专利技术方案为机械手的部件、结构和连接关系，仅在权利要求2中限定往返伸缩机构和升降伸缩机构均为液压油缸，但并不涉及液压油缸的具体设计及其他特征。因此，诉争专利与张国某担任的液压工程师工作之间并无直接关系，在机械手的设计中使用到的液压油缸，属于对工程设计基础知识的应用，张国某运用自身工程机械专业的知识储备即可完成。”

四、关于员工维权的建议

1、员工应根据法律规定及事实情况，客观评估自己的发明创造是否属于职务发明，并寻求专业人士的帮助。

2、需要强调的是，因维权主体的不同，举证责任的分配亦是不同的，若员工主张权益，则应由员工进行初步举证，故而应尽可能搜集准备相应材料，包括各方对于权属约定的协议，本人为了发明创造而形成的文字或图纸等技术底稿等，以及相应发明与本职工作并无直接关联的材料，如在职岗位说明，项目经验等。

3、若最终法院认定员工为真正的专利权人，则还可根据专利实际使用情况向单位主张专利侵权赔偿；即便最终法院认定为职务发明，但若发明人亦被人冒名，仍可同时主张要求确认真正的发明人，并可以此要求单位支付对应奖励和报酬。